Страница - 17

2.1.5. Промышленная применимость

Следующим критерием патентоспособности является промышленная применимость изобретения.

Ст. 6 Патентного закона РК, устанавливая промышленную применимость как необходимый признак патентоспособности, поясняет, что изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Аналогичная норма закреплена в ст. 4 Патентного закона России, а также в патентных законах всех стран СНГ.

Включение данного критерия и идентичность редакции его изложения является еще одним показателем стремления бывших советских республик к построению современной патентной системы. Он воспринят из патентных законов развитых стран, долгое время использующих данный критерий.

Если современные критерии новизны и изобретательского уровня изобретений в значительной степени несут в себе элемент преемственности аналогичных положений из советского законодательства, то критерий “промышленная применимость” является совершенно новым, не известным для советского законодательства.

Пункт 21 Положения 1973 г. закреплял критерий охраноспособности изобретения “техническое решение задачи”, который включал в себя по смыслу необходимость наличия решения задачи и технический характер этого решения.

Еще одним требованием было то, что задача должна была быть не сама по себе, а относиться к одной из областей народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны. То есть определением сферы существования задачи одновременно задавалась необходимая степень ее актуальности.

Далее, “техническое решение задачи” должно было обязательно корреспондировать другому критерию охраноспособности под названием “положительный эффект”, который предполагал превосходство изобретения над ближайшим аналогом — прототипом. Не имеющие такого превосходства изобретения считались ненужными народному хозяйству.

Таким образом, объективные, казалось бы, критерии охраноспособности изобретения ставились в прямую зависимость от экономического интереса социалистического государства, потребности его народного хозяйства. То есть не могло быть критериев охраноспособности вообще, а следовательно - не могло быть изобретения вообще, только, к примеру, для удовлетворения творческих амбиций человека.

Принятый в 1991 г. Закон об изобретениях СССР отказался от указанных критериев Положения 1973 г. “техническое решение задачи” и “положительный эффект”, введя в ст. 1 правило, что “изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях народного хозяйства страны”.

Несмотря на кажущееся сходство с современной интерпретацией данного критерия, понятия не совпадают, а препятствием для этого является концовка определения “и других отраслях народного хозяйства”. Современная редакция завершается словами “и других отраслях деятельности”.

Полагаем, что такое различие неслучайно и свидетельствует о переходном характере Закона СССР и его ориентированности не на рынок вообще, а преимущественно на “внутреннее использование” изобретений, их экономическую предопределенность. Отмеченная концовка определения явно перекликается с “техническим решением задачи”.

Можно констатировать, что современное понимание промышленной применимости ориентировано на весь мировой рынок, а не на его определенный национальный сегмент. Именно рынок, рыночный интерес управомоченного лица (автора, заявителя, правопреемника), а не государство в лице патентного ведомства определяет теперь востребованность изобретения, а именно — его промышленную применимость.

При современном понимании промышленной применимости исчезла необходимость охранять только лучшие, отличные от прототипов изобретения. Это объясняется возможностью самых разных мотивов для патентования - от желания удовлетворить свои личные амбиции и научную любознательность до  интересов конкурентной борьбы. Ведь Можно патентовать изобретение, которое заведомо слабее прототипа, только из нежелания заключать лицензионный договор с обладателем патента на прототип. Из-за дороговизны лицензии на прототип можно надеяться на возможность реализации прав на менее эффективное, но более дешевое изобретение.

Одной из причин патентования может быть также желание обойти блокирующее действие чужих патентов. В этой связи государство должно быть заинтересовано в наименьшем количестве отказов в патентовании с целью нейтрализации действия иностранных патентов на своей территории, защиты от действий их обладателей, зачастую намеревающихся блокировать те или иные отрасли национального законодательства.

Произошел переход от советского требования положительного эффекта и обязательной пригодности к использованию к требованию соответствия изобретения принципиальной (т. е. абстрактной) возможности его использования.

Как правильно отмечают российские ученые, требование промышленной применимости изобретения, не должно иметь оттенка, связанного с оценкой целесообразности использования, и должно включать оценку лишь принципиальной возможности использования в какой-либо отраслевой деятельности [255; 256].

Таким образом, современные патентные законы, и Патентный закон РК в том числе, не дают оснований ни для проверки наличия у изобретения преимуществ по сравнению с другими средствами такого же назначения, ни для оценки наличия общественной потребности в данном средстве, т.е. целесообразности использования изобретения как такового, ни для определения характера и возможных масштабов использования, а предполагают лишь проверку принципиальной пригодности изобретения для использования в какой-либо из отраслей деятельности [257; 258].

Проверка на соответствие изобретения критерию промышленной применимости осуществляется экспертом патентного ведомства и сводится к установлению выполнения заявителем трех условий, содержащихся в п. 99 Патентной инструкции: в материалах заявки содержится указание назначения заявленного объекта изобретения (можно короче назвать этот признак “указание назначения”);

в первоначальных материалах заявки или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета, описаны средства и методы, с помощью которых изобретение может быть осуществлено (для краткости — “условие осуществимости”);

доказана возможность реализации указанного назначения в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы (кратко — “возможность реализации”).

Дальнейшие действия экспертизы в Патентной инструкции не конкретизированы, но их последовательность сложилась в результате практической деятельности патентных ведомств многих стран [259; 260; 261; 262].

Остановимся на наиболее интересных с правовой стороны моментах.

При проверке первого условия — “указание назначения” проверяется наличие указания заявителя на применимость изобретения в какой-либо отрасли. Казалось бы, на первый взгляд, должен проверяться формальный момент — есть указание или нет. Однако для новых химических веществ отсутствие указаний на его назначение и утилитарные свойства приводит к выводу об отсутствии у него промышленной применимости. Эта неопределенность может длиться до первого факта обнаружения применимости, но охрану уже известному веществу можно будет предоставить в этом случае только как изобретению на применение.

Способ получения нового вещества неизвестного назначения тоже следует отнести к непатентоспособным по данному критерию изобретениям. Новый же способ получения известного вещества, если уже имеют место исследования свойств и сферы применения, следует признать обладающим признаком промышленной применимости именно в силу его ориентированности на получение продукта, имеющего потребителя.

Некоторые авторы [263] полагают, что при исследовании указания предназначения изобретения необходимо ответить на вопрос, существует ли реальная потребность в средстве такого назначения. Мы уже выразили отрицательную позицию казахстанского законодательства и свою лично по данному вопросу. Правы авторы [264], отмечающие, что если указанное заявителем назначение изобретения носит необычный, даже экзотический характер, не должна подвергаться сомнению его промышленная применимость.

Второе условие — “условие осуществимости " косвенно вытекает из требования п. 2 ст. 17 Патентного закона РК о том, что патентная заявка должна содержать описание изобретения, раскрывавшее его с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в соответствующей области знания.

Для обнаружения выполнения рассматриваемого условия главным и необходимым документом является не формула изобретения, а его описание. Это и понятно, ведь формула должна содержать сведения о функциях и свойствах в виде термина, охватывающего разные формы выполнения. А описание характеризует более подробно материальные средства формы выполнения, воплощенные формы изобретения.

При этом следует подчеркнуть, что вывод по рассматриваемому признаку делается не только из материалов заявки, но и всего предшествующего дате приоритета уровня техники.

Установление соответствия изобретения условию “возможность реализации” является, пожалуй, наиболее сложным для экспертизы. Проверяется, действительно ли возможна реализация технического средства в случае осуществления изобретения, а именно наличие системных и технических ошибок, препятствующих работе устройства, реализации способа и др.

По большому счету, переход на патентную форму охраны и изменение интересов, побуждающих получить патент, предполагают возложение ответственности за достоверность сведений по этому вопросу на заявителя. Заплатив деньги за патентование, заявитель предполагается заинтересованным в обладаний осуществимым, а следовательно — перспективным, с коммерческой точки зрения, изобретением.

Однако в силу принятой системы патентования существует и ответственность экспертизы за вывод о наличии критерия промышленной применимости. Все эти факторы заставляют эксперта быть критичным и задавать вопросы заявителю в случае каких-либо сомнений в применимости изобретения. Если сомнения рассеяны ответами заявителя только частично и есть основания полагать наличие хотя бы его определенной правоты, то сомнение разрешается в пользу заявителя.

Все сомнения эксперта должны быть подтверждены ссылками на опубликованные источники.

Если установлена способность реализации заявленным изобретением при его осуществлении указанного в заявке назначения, но не подтверждена возможность получения упомянутого технического результата, это не может быть препятствием к признанию изобретения промышленно применимым, ведь невозможно в этом случае отрицать его пригодность для использования в какой-либо отрасли деятельности [265].