Страница - 21

2.3.2. Новизна

Патентный закон РК в ст. 8 дает современное понятие критерия новизны промышленного образца, которое послужит основой для более подробных установлений в соответствующей инструкции.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, представленных на изображениях промышленного образца и приведенных в перечне существенных признаков, не известна из сведений, общедоступных в мире до даты приоритета промышленного образца.

Данное определение несколько отличается от определения ст. 6 Патентного закона РФ, признающей промышленный образец новым, если “совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности изделия, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца”.

Мы видим различие в приведенных законодательных определениях двух стран в акценте российского Закона на конкретизации функционального назначения, однако полагаем, что вряд ли есть необходимость привязывать признаки только к эстетическим или эргономическим особенностям изделия. Могут быть, мы полагаем, самые разные другие особенности, ради которых патентуется изделие, и их суть совершенно не должна интересовать экспертизу патентного ведомства.

В практическом плане критерий патентоспособности "новизна" понимается как отсутствие тождества с известными решениями, и он особенно необходим в случаях, когда решение до подачи заявки на него уже было опубликовано или использовалось.

При анализе художественно-конструкторского решения промышленных образцов за основу берется понятие существенного признака или их совокупность, так как только отличия в существенных признаках определяют сущность промышленного образца и характеризуют его новизну и оригинальность, а также промышленную применимость [331].

Существенными признаками промышленного образца, в частности, могут быть: состав и количество основных композиционных элементов, форма элементов или их конфигурация, пластические характеристики элементов, характер графического, цветографического и художественно-колористического решений, а также материал и фактура.

Суть Признаков, как вытекает из определения в Патентном законе РК, выявляется из двух источников — изображений (фотография, рисунок, чертеж) и из приведенных в перечне существенных признаков.

Новизна промышленного образца определяется по двум аспектам:

определение источника информации, с которым сравнивается заявленное художественно-конструкторское решение;

определение признаков, с которыми следует сравнивать перечень заявленных существенных признаков.

По своему характеру новизна промышленного образца, и это также следует из легального Определения ст. 8 Патентного закона РК, является абсолютной мировой новизной.

Круг сведений, противопоставляемых заявке на промышленный образец, такой же, как и при определении новизны изобретений — это общедоступная патентная, научно-техническая и иная информация с целью выявления аналогов заявленного промышленного образца (п. 13.1 Правил РК по промышленным образцам ). Аналоги отбирают по функциональному назначению и сходству существенных признаков [332]. Наиболее близкий аналог выбирают по максимальному количеству сходных существенных признаков. Для промышленных образцов, относящихся к комплекту (набору), возможен выбор аналогов по каждому из объектов, входящих в состав заявленного комплекта (набора), если не выявлен аналог, относящийся ко всему комплекту в целом [333].

Вывод о наличии признака новизны будет отрицательным, а поиск аналогов завершается, если выявлено художественноконструкторское решение, тождественное заявленному промышленному образцу (п. 13.4 Правил).

Тождественным признается художественно-конструкторское решение изделия, полностью совпадающее с заявленным промышленным образцом по совокупности существенных признаков. В этом случае констатируется несоответствие заявленного промышленного образца критерию “новизна” и выносится решение об отказе в выдаче патента с указанием обоснований.

Так же, как и в процессе экспертизы изобретения, при установлении новизны промышленного образца учитываются, при условии их более раннего приоритета, все поданные в РК другими лицами заявки на промышленные образцы (кроме отозванных) и запатентованные в РК промышленные образцы.

В случае, когда обнаружен тождественный промышленный образец другого автора, заявленный ранее, но патент на который еще не выдан, то при наличии решения о выдаче патента экспертиза делает вывод о несоответствии позднее заявленного промышленного образца критерию новизны. При наличии решения об отказе в выдаче патента по ранее поданной заявке на тождественный промышленный образец экспертиза должна учитывать эту заявку в части приведенных в решении об отказе мотивов отказа.

Характерна для охраны промышленных образцов и знакомая нам так называемая льгота по новизне. Не признается обстоятельством, влияющим на патентоспособность промышленного образца, публичное раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, заявителем (автором) или любым лицом, получившим от него эту информацию, включая демонстрацию промышленного образца в качестве экспоната на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории государства-участника Парижской конвенции, при условии, что заявка на промышленный образец подана не позднее шести месяцев с даты его раскрытия или помещения на выставке. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе (п. 5 ст. 8 Патентного закона РК).

2.3.3. Оригинальность

По ст. 8 Патентного закона РК промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки определяют творческий характер особенностей изделия.

Ведомственный акт Казпатента “Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец” от 9 февраля 1993 г., принятый во исполнение ранее действовавшего Патентного закона РК 1992 г., признавал промышленный образец оригинальным, если “существенные признаки определяют творческий характер эстетических особенностей изделия”. Несмотря на иное текстуальное изложение признака оригинальности, Патентный закон РК 1999 г. имеет в виду то же самое.

Заявляемое решение должно быть не просто результатом инженерного проектирования, но характеризоваться индивидуальностью трактовки образа изделия, неожиданностью, несхожестью с известными разработками в данной области, свидетельствующими о самостоятельной творческой работе автора. Именно такие достоинства промышленного образца должен удостоверять критерий оригинальности промышленного образца [334].

С точки зрения интересов будущего патентовладельца, сущность критерия “оригинальность” состоит в предоставлении объекту полновесной, надежной охраны. Оригинальный промышленный образец нельзя “обойти” путем незначительных изменений.

Если при определении новизны экспертиза проверяет всю заявленную автором совокупность признаков промышленного образца, отличающих его, по мнению автора, от известного, то при проверке оригинальности устанавливается творческое своеобразие лишь отличительных признаков, т. е. отсутствие имитации известного.

Последовательность действий экспертизы при установлении критерия “оригинальность” примерно такая же, как при установлении изобретательского уровня изобретения.

По п. 14.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец для установления оригинальности исследуют существенные признаки, отличающие заявленный промышленный образец от ближайшего аналога. При этом постоянно исходят из того, что правовой охране подлежат лишь те решения, которые выходят за рамки инженерно-технического проектирования, имеют информационно-художественную выразительность, рациональность формы, целостность композиции и созданы без копирования известных промышленных образцов частично или полностью, т.е. не создают впечатления идентичности.

Выявление признаков, идентичных существенным, производят прежде всего среди уже отобранных аналогов. Если хотя бы один существенный признак не обнаружен в источниках информации, заявленный промышленный образец признается соответствующим критерию “оригинальность”.

Все возможные случаи отказа в регистрации промышленных образцов по причине отсутствия рассматриваемого признака отражены в п. 14.4 упомянутых Правил. В частности, не удовлетворяют требованию “оригинальность” такие представленные решения:

у которых изменены лишь размеры, увеличено количество элементов или изменен цвет изделия;

которые выполнены в виде отдельно взятого простейшего геометрического объема (сферического, конического, призматического и т. п.) или отдельно взятой простейшей геометрической фигуры;

которые представляют собой уменьшенный упрощенный реальный объект без творческого переосмысления формы;

которые искусственно повторяют форму, свойственную изделиям определенного назначения, но при этом сами выполнены на другой технической основе (например, пластмассовый бочонок, имитирующий деревянный);

форма которых полностью или частично заимствована у ряда известных объектов без творческой переработки.

Если при этом все элементы образца заимствованы, но их комбинация творчески своеобразна, образец все же признается оригинальным.

“Законодателями мод” по всяческим нововведениям в законодательство о товарных знаках являются промышленноразвитые страны. Страны СНГ обычно внимательно следят за публикациями по этой тематике, а также реакцией международного органа ВОИС на те или иные новации. По прошествии определенного времени наиболее удачные из них находят место в законодательстве стран СНГ.

Так, в частности, с 1 января 1999 г. в Японии вступил в силу Закон о промышленных образцах, согласно которому изменяются требования к регистрации и процедура рассмотрения заявок, а также расширяется перечень охраноспособных объектов. В частности, теперь промышленный образец не подлежит регистрации, если он был создан лицом с обычными способностями в данной области с использованием форм, орнаментов, цвета, которые широко известны в Японии или других странах, а также основанные исключительно на функциональном назначении [335].

Законодательство и судебная практика Великобритании вырабатывает интересные подходы к решению труднейшей задачи соотношения авторского права на художественно-конструкторские решения и права на промышленный образец [336]. В этой связи представляет интерес гражданское дело по иску С & Н Engineering к Klucznik & Sons Ltd. Истец обвинил ответчика в изготовлении ограды для свиней по его охраняемому образцу. Ответчик во встречном иске указал, что это истец нарушил его права, скопировав верхний край ограды, который окаймлялся двухдюймовой трубой, предотвращающей травмирование свиноматок.

Судья решил дело в пользу ответчика на основании очевидности того, что труба для окаймления ограды была скопирована истцом. При этом он указал на различия в доказательствах факта копирования в авторском праве и нарушения права на промышленный образец. В авторском праве нарушением считается копирование всей или существенной части произведения, а к нарушениям права на образец относится такое копирование, которое приводит к созданию изделий, полностью соответствующих данному образцу [337].

Практика рассмотрения споров по поводу критериев охраны промышленных образцов В Казахстане, к сожалению, очень мала. В производстве Апелляционного совета Казпатента имелось всего одно дело данной категории.

Рассмотрим его.

ТОО “Нэзик” подало 2 августа 1999 г. заявку № 990023.3 на получение предварительного патента на промышленный образец “Бутылка пластиковая”, которая, пройдя формальную экспертизу, была удовлетворена и заявителю выдан предварительный патент на промышленный образец.

Другое юридическое лицо — ТОО “Асем-Ай” 1 сентября 1999 г. подало заявку для регистрации в качестве объемного товарного знака используемые им бутылки пластиковые емкостью 0,5 л и 1 л и получило такую регистрацию.

Сосуществование схожих между собой промышленного образца и объемного товарного знака не удовлетворяло ТОО “Асем-Ай” (далее - заявитель), поэтому оно подало в Апелляционный совет Казпатента возражение против выдачи указанного патента на промышленный образец.

В Обоснование своих требований заявитель выдвинул следующее:

1) Бутылка пластиковая с перечисленными в заявке №990023.3 существенными признаками известна до даты приоритета указанной заявки. Заявитель выпускает бутылку с признаками, тождественными заявленным, с июля 1997 г. Продукция заявителя поступает в продажу в данной бутылке более двух лет и неоднократно демонстрировалась на выставках.

2) Бутылки заявителя емкостью 1 и 0,5 литра 1 октября 1999 г. были зарегистрированы в качестве товарных знаков.

3) Такой признак заявленного промышленного образца, как декорирование плечиков бутылки рельефным овалом с изображением в нем буквы “Н”, повторяет признак бутылки заявителя, где плечики также декорированы ромбом со стилизованным изображением буквы “А” внутри. Указанный выше признак малозаметен и не может считаться существенным, поскольку он не отвечает требованиям пункта 2 раздела 1 Правил составление подачи и рассмотрения заявки на промышленный образец.

4) Заявителем и владельцем охранного документа были подписаны обязательства, в которых владелец обязуется отказаться от использования бутылки, идентичной бутылке заявителя. При этом данный документ был подписан владельцем после подачи заявки на промышленный образец. Изложенное свидетельствует о наличии акта недобросовестной конкуренции, что противоречит пункту 2 статьи 5 Закона РК “О недобросовестной конкуренции” от 9 июня 1998 г.

На заседании Апелляционной коллегии было установлено, что материалы заявки № 990027.3 прошли только стадию формальной экспертизы и не исследовались на соответствие требованиям пункта 1 статьи 8 Закона. Данная процедура осуществляется в рамках проведения экспертизы по существу.

Перечень существенных признаков промышленного образца по заявке № 990027.3 включает следующее:

выполнение корпуса бутылки цилиндрической формы с конусообразно расширенными выпуклыми плечиками и скосом к донышку;

оформление корпуса бутылки небольшим углублением в виде широкой кольцевой полосы;

наличие короткой горловины в форме цилиндра с винтовой резьбой и ограничителем под ней;

выполнение донышка бутылки в виде пяти округлых выступов-ножек и вогнутой центральной части;

декорирование плечиков бутылки рельефным овалом с изображением в нем буквы “Н”.

Заявитель также представил на заседание изображения и оригинал своей бутылки.

Зарегистрированный промышленный образец отличается от образца, представленного заявителем, пропорциональным соотношением корпуса и плечиков, а также формой плечиков и их декором. Однако указанные выше отличительные признаки не оказывают существенного влияния на формирование зрительного образа изделия, не влияют на его эстетические и эргономические особенности.

На основании изложенного Апелляционная коллегия сделала вывод, что зарегистрированный промышленный образец не отвечает требованиям пункта 4 раздела 1 Правил, в соответствии с которым заявляемое художественно-конструкторское решение должно быть не просто результатом инженерного проектирования, но и характеризоваться индивидуальностью трактовки образа изделия, неожиданностью, несхожестью с известными разработками в данной области, свидетельствующими о самостоятельной творческой работе автора.

На основании изложенного Апелляционный совет решил удовлетворить возражение ТОО “Асем-Ай” против выдачи предварительного патента на промышленный образец “Бутылка пластиковая” по заявке № 990027.3 на имя ТОО “Нэзик”.

Мы полагаем, что данный пример полно и ясно характеризует эффективность практического действия изложенных выше норм Закона РК о товарных знаках и принятых в соответствии с ним подзаконных актов .

Для полноты и объективности картины отметим, что данное решение было обжаловано заявителем в поданном им “Заявлении о проверке законности и обоснованности решения Апелляционной коллегии от 23 июня 2000 г.”, в котором он просил отменить вынесенное решение по причине неполучения уведомления о дате и месте заседания Апелляционной коллегии. Проведенной проверкой было подтверждено, что уведомление было действительно направлено с ошибкой в номере дома, где располагался владелец регистрации.

Требование владельца было удовлетворено и решение Апелляционного совета с верными, на наш взгляд, выводами по существу спорной ситуации, было отменено по указанным формальным основаниям. Заявитель, мы полагаем, не лишен возможности вновь оспорить указанный предварительный патент на промышленный образец [338].