Страница - 26

2.5.3. Защита и прекращение исключительных прав

Еще в советское время имелась определенная практика применения неблагоприятных мер к нарушителям прав на чужое фирменное наименование. Так, один из советских часовых заводов выпустил женские наручные часы и назвал их “Эра”. При экспорте их во Францию местная фирма с фирменным наименованием “Эра” потребовала изъять их из продажи. Советской внешнеторговой организаций пришлось вывезти всю партию часов из Франции, переименовать их в “Славу”, заказать новые циферблаты и понести другие расходы [374].

В Казахстане и России административная и судебная практика защиты фирменных наименований только складывается. Но уже из имеющихся прецедентов и действующего законодательства складывается следующая система мер такой защиты:

а) меры оперативного характера, включая меры самозащиты правообладателем своего фирменного наименования;

б) административно-правовые меры защиты;

г) судебная защита прав.

Основой для применения любого способа защиты своих прав является правило ст. 38 ГК РК о том, что лицо, неправомерно использующее чужое фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить использование такого наименования и возместить причиненные убытки.

Примером мер оперативного характера является дополнительная регистрация товарного знака, сходного с фирменным наименованием. Тогда при возникновении спора у стороны, имеющей зарегистрированный товарный знак, больше шансов на судебное решение в свою пользу.

Эта рекомендация будет для нас более привлекательной, если учесть, что в практической жизни в большинстве рыночных стран [375] в рекламе, вывесках, электронных сайтах, при маркировке товаров и др. используются не полные фирменные наименования с указанием всей организационно-правовой формы, подчиненности и пр., а только оригинальная часть в виде отдельных слов и словосочетаний. В соответствии со ст. ст. 5, 6, 7 Закона о товарных знаках РК такие обозначения могут быть зарегистрированы как товарные знаки, чем и пользуются очень многие коммерческие юридические лица.

Конечно же, дублирование наиболее запоминающейся части фирменного наименования в товарном знаке должно быть произведено без большого разрыва во времени от даты регистрации юридического лица под определенным фирменным наименованием.

Показателен в этом отношении пример из практики Казпатента. К нему обратился директор негосударственного ломбарда “Алтын” с просьбой дать заключение по спору, возникшему между данным ломбардом и одноименным банком “Алтын”. Последний предъявил ломбарду претензию с требованием изменить фирменное наименование, присвоенное ему вследствие государственной регистрации в 1995г., потому что банк получил государственную регистрацию и, соответственно, фирменное наименование еще в 1992 г.

В том же году банк подал заявку на регистрацию товарного знака и получил свидетельство об этом.

На основании ст. 38 Закона РК о товарных знаках 1992 г. банк предложил ломбарду выплатить ему всю сумму прибыли, полученной за период незаконного использования наименования и товарного знака, исчисляемую с момента регистрации ломбарда в государственных органах. Кроме этого, свой моральный ущерб банк оценил в сто тысяч тенге.

Было назначено слушание Апелляционного совета Казпатента, но стороны на него не явились, поэтому последствия данного спора нам неизвестны [376].

В российской литературе [377] описывается пример с инвестиционным чековым фондом “Держава”, зарегистрированным в качестве юридического лица в ноябре 1992 г. За регистрацией товарного знака “Держава” фонд обратился в Роспатент только в мае 1994 г. но получил отказ ввиду того, что этот знак был зарегистрирован на имя другой фирмы по ее ранее поданной заявке.

И в России и в Казахстане для разграничения прав на товарный знак и фирменное наименование необходимо соблюдение трех условий: общеизвестность фирменного наименования, получение права на фирменное наименование до даты приоритета на товарный знак; действие прав на фирменное наименование и товарный знак в отношении однородных товаров и услуг.

Так, в частности, по ст. 7 Закона о товарных знаках РК не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие общеизвестные на территории Республики Казахстан фирменные наименования (или их части), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования до даты приоритета заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Способом самостоятельной защиты права является, таким образом, максимальное приложение усилий его правообладателя для превращения своего фирменного наименования из простого в общеизвестное.

Соответственно, общеизвестность зарегистрированного в установленном порядке фирменного наименования может служить мотивом вынесения решения об удовлетворении возражения против правомерности регистрации самого товарного знака конкурента с более поздним приоритетом.

Следует отметить, что реальный механизм этой процедуры до конца в настоящее время не проработан и на практике подобные прецеденты редки. Однако данную возможность следует рекомендовать в качестве вероятного довода в случае возникновения претензий по поводу нарушения прав на фирменное наименование.

В пользу такого вывода говорит пример из практики Казпатента. Данный орган вынес решение о регистрации на имя коммерческой организации "E. и компания" товарного знака "Доживем до понедельника”, Против такой регистрации возражала организация с фирменным наименованием “Коллектив редакции газеты “Доживем до понедельника”, мотивируя свои требования тем, что усилиями коллектива и множеством выпущенных номеров газет данное фирменное наименование стало общеизвестным в Казахстане и регионе Центральной Азии. В доказательство этих утверждений силами редакции было проведено социологическое исследование, результаты которого были восприняты судом, и регистрация товарного знака в пользу конкурента была отменена. Впоследствии товарный знак был зарегистрирован на имя коллектива редакции.

Пока не установлена процедура признания фирменного наименования общеизвестным. Приведенный выше пример показывает, что такой факт может быть окончательно констатирован судом. Мы полагаем, что было бы хорошо вначале предусмотреть административный порядок признания общеизвестности, например, решением патентного ведомства либо недавно созданного Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК, а только затем — констатацию данного факта судом.

Такое предложение диктуется соображениями освобождения судов от сложных споров, а также тем, что административный порядок всегда быстрее и проще, чем судебный.

Примером административного способа защиты могут послужить жалобы правообладателей в уполномоченный орган по пресечению недобросовестной конкуренции, подаваемые в порядке, изложенном в Законе Республики Казахстан от 9 июня 1998 г. № 232-1 “О недобросовестной конкуренции” [378].

Этот Закон определяет действия, признающиеся недобросовестной конкуренцией, устанавливает механизм предотвращения и устранения недобросовестной конкуренции и ее последствий, а также ответственность за недобросовестные конкурентные действия.

В соответствии со ст. 5 незаконное использование фирменного наименования, а также копирование конкурента путем прямого воспроизводства его фирменного наименования, которые вводят или могут ввести в заблуждение потребителей относительно производителя или продавца товара (работ, услуг), относятся к недобросовестной конкуренции.

В соответствии со ст. 7 указанного Закона для проведения государственной политики по содействию и развитию конкуренции, а также предупреждению, ограничению и пресечению недобросовестной конкуренции Правительством Республики Казахстан определяется уполномоченный орган. В настоящее время это Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Данный уполномоченный орган вправе рассматривать в порядке, предусмотренном законодательством, дела о недобросовестной конкуренции и принимать решения о наложении административных взысканий, направлять виновным лицам обязательные для исполнения предписания о прекращении действий, ограничивающих или устраняющих конкуренцию.

В результате такого рассмотрения Агентство вправе принимать обязательные для исполнения субъектами рыночных отношений решения о прекращении недобросовестной конкуренции и устранении ее последствий, а также о перечислении в государственный бюджет дохода, полученного в результате недобросовестной конкуренции.

Более того, если предписания Агентства не выполняются, то оно вправе обращаться в суд с исками о пресечении недобросовестной конкуренции и устранении ее последствий, об изъятии в государственный бюджет дохода, полученного в период осуществления недобросовестной конкуренции, о взыскании убытков, причиненных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, а также потребителям в период осуществления недоброкачественной конкуренции.

Серьезным полномочием Агентства является право направлять в правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, по фактам недобросовестной конкуренции.

Не может быть использовано фирменное наименование, похожее на фирменное наименование уже зарегистрированного юридического лица настолько, что это может привести к отождествлению соответствующих юридических лиц.

Судебная защита права на фирменное наименование является знакомой большинству юристов по своей процедуре и универсализму. Практически любой из выбранных несудебных способов защиты права в случае недостижения успеха может перейти в судебный. Также и любое правомочие из права коммерческой организации на фирменное наименование может быть защищено в судебном порядке.

В этом случае действует ст. 970 ГК РК, завершающая Общие положения о всех объектах права интеллектуальной собственности. Суд должен исходить из того, что защита исключительных прав осуществляется всеми способами, предусмотренными ст. 9 настоящего Кодекса.

Кроме применения общих гражданско-правовых мер, защита исключительных прав на фирменное наименование может осуществляться также путем:

1) изъятия материальных объектов, с использованием которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения;

2) обязательной публикации о допущенном нарушении, с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право.

Судебная практика России и Казахстана по защите фирменных наименований только складывается, но наблюдается уже определенная тенденция по категориям дел и характеру вынесенных по ним решений.

Наиболее распространенными являются дела о столкновениях интересов правообладателей на товарный знак и фирменное наименование.

Характерен для этой категории пример из российской практики [379] по фирменному наименованию “Империя” и одноименному товарному знаку. Товарный знак зарегистрирован на классы МКТУ “реклама”, “деловые операции”, “реализация товаров”, а фирменным наименованием владеют в основном магазины. То есть товарный знак и фирменное наименование используются в отношении однородной деятельности — торговли.

Обладатели права на фирменное наименование в силу ст. 54 ГК РФ (аналогична нашей ст. 38 ГК РК) и ст. 8 Парижской конвенции имеют право пользоваться фирменным наименованием без специальной регистрации. Однако одновременно с началом, пользования начинают действовать статьи о защите прав обладателей регистрации на одноименный товарный знак.

Фирма, имеющая право на фирменное наименование “Империя”, чаще всего признается судом нарушителем права на товарный знак “Империя”. Она не имеет права рекламировать, совершать деловые операции, то есть торговать под данным фирменным наименованием.

Ситуация требует своего разрешения как в Казахстане, так и в России. Предлагается незамедлительно принять закон о фирменных наименованиях с определением порядка создания банка данных фирменных наименований, их регистрации, порядка определения общеизвестных фирменных наименований и др. [380].

Российские специалисты [381] предлагают выделить из фирменного наименования понятие “название фирмы” и регистрировать его в Роспатенте как товарный знак. Вряд ли такое приемлемо, ведь в любом случае иностранное фирменное наименование не подлежит регистрации.

Нам представляется, что решение вопроса заключается во взаимной информированности органов регистрационной службы и патентного ведомства, соответственно, о зарегистрированных фирменных наименованиях и товарных знаках.

При этом более всего необходимо при регистрации товарного знака знать, нет ли зарегистрированного фирменного наименования аналогичного звучания и в совпадающего с классом регистрации товарного знака, видом деятельности. При обнаружении такого совпадения в регистрации товарного знака будет отказано, если, конечно, заявитель не будет возражать по мотиву неизвестности еще нового фирменного наименования в гражданском обороте. Во всяком случае заявитель товарного знака, зная о грозящей ему в будущем конфликтной ситуаций, имеет возможность определить свою позицию уже сегодня.

Право на фирменное наименование является по своей сути бессрочным правом. Его действие прекращается с ликвидацией юридического лица или с изменением его фирменного наименования. Это вывод сделан нами из анализа основных норм ГК РК о фирменных наименованиях, в которых вопросы его прекращения не регулируются. В главе 49 “Общие положения” раздела о праве интеллектуальной собственности также не устанавливается перечня случаев прекращения права интеллектуальной собственности вообще.

Мы вслед за некоторыми авторами [382] полагаем, что по аналогии с другими правами, а также анализируя действующие правовые источники, можно сделать вывод об основаниях прекращения права на фирменное наименование.

Во-первых, это может быть случай добровольного отказа обладателя от фирменного наименования. Мотивы могут быть самыми разными — от неблагозвучности прежнего и желания поэтому поменять его на новое до последствий конкурентной борьбы. Многие помнят такое событие мирового масштаба — изменение южно-корейской фирмой-производителем бытовой техники своего фирменного наименования Gold Star на новое — LG.

Во-вторых, вынужденного изменения фирменного наименования в связи с реорганизацией юридического лица. Например, при реорганизации путем выделения прежнее фирменное наименование остается за старым предприятием, которое не дает новому права пользоваться прежним фирменным наименованием. Или, наоборот, образовавшееся в результате слияния двух юридических лиц новое юридическое лицо не желает брать старое фирменное наименование одного из них.

В-третьих, наличия судебного решения о необходимости изменения фирменного наименования ввиду нарушения при его определении и оформлении требований закона или нарушения при этом прав третьих лиц.