Страница - 31

2.6.6. Содержание исключительного права

Нахождение товарных знаков в системе других объектов интеллектуальной собственности означает прежде всего распространение на них общих норм об исключительном праве, в частности ст. ст. 963—966, 968—970 ГК РК.

Наиболее принципиальной для понимания характера и содержания исключительного права на товарный знак является норма части 2 ст. 963 ГК РК, согласно которой обладателям нрава на средство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров или услуг принадлежат в отношении этих средств имущественные права.

Это означает, что с момента принятия решения компетентного органа — патентного ведомства — о регистрации товарного знака не может идти речи об авторстве или иных авторских нравах на товарный знак.

Знаменитый французский юрист, исследователь природы товарных знаков Поль Матели так заявил в отношении сущности товарного знака; Право на товарный знак является правом завладения, это не авторское право... Тот, кто выбирает товарный знак, не создает его, он ограничивается его завладением... Речь не идет о творении, относящемся к праву на товарные знаки” [480].

Остановимся на реализации субъективных прав, входящих в исключительное право на товарный знак. Ранее мы отнесли все объекты интеллектуальной собственности к правам и признали правильным их включение в категорию имущества. Можно с уверенностью сказать, что эта теоретическая конструкция работает на законодательном и практическом уровне. В частности, она развита в ст. ст. 19—22 Закона РК о товарных знаках, предусматривающих условия использования товарного знака, а также способы распоряжения правами на товарный знак.

В соответствии с нормами общих положений Раздела V ГК РК “Право интеллектуальной собственности” п. 5 ст. 1 Закона РК о товарных знаках определяет исключительное право как “имущественное право владельца на использование товарного знака или наименования места происхождения товара любым способом по своему усмотрению”; часть 4 ст. 4 указанного Закона устанавливает, что “владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан товарный знак без согласия владельца”.

Последнее достойно цитирования не только потому , что это текст Закона, а еще и по причине того, что конкретизируется содержание исключительного права на товарный знак — пользование и распоряжение. Последняя же фраза приведенной части 4 в свою очередь раскрывает термин “использование” как пользование и распоряжение.

Понятие использования товарного знака, несмотря на кажущуюся простоту, вызывает трудности на практике и по-разному решается в законодательствах разных стран. По принципиальному подходу можно выделить страны, где признается только фактическое использование знака — его нанесение непосредственно на изделиях или их упаковке. Другие страны наряду с фактическим использованием признают и номинальное использование, которое сводится к рекламе знака, извещении о его существовании путем помещения в журналах, каталогах, проспектах, вывесках.

В Великобритании само ведение переговоров об использовании знака уже считается его использованием. Использование знака путем заключения на него лицензионного соглашения признается законодательствами большинства стран.

Практика применения Закона РК о товарных знаках 1993 г. в части использования товарного знака заставила уточнить редакцию статей, регламентирующих данное правомочие. Так, в части 2 ст. 24 этого Закона использованием считалось “любое введение в оборот товарного знака... изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа его или товара, обозначенного этим знаком, использование в рекламе, печатной продукции, деловой документации, вывесках и другие действия”.

Приведенный текст был явно неудачен. Во-первых, он отличался бессистемностью перечисления полномочий владельца; во-вторых, ошибочным выражением “предложение к продаже, продажа его...”, имевшим в виду продажу товарного знака как физической вещи. Некорректность такой редакции заключалась в том, что объектом купли-продажи или иной гражданско-правовой сделки в отношении товарного знака будет исключительное право— нематериальная категория, вытекающая из регистрации и свидетельства о праве на товарный знак.

С учетом этих ошибок новая редакция Закона РК о товарных знаках 1999 г. в части 4 ст. 19 устанавливает, что доказательством использования товарного знака считается его применение на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке. Может признаваться использованием товарного знака применение его в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках или при демонстрации товаров на выставках, проводимых в Республике Казахстан.

Произошло не просто улучшение редакции, но и изменение диспозиции нормы права, а именно — по новому расставлены смысловые акценты.

Наиболее предпочтительным с точки зрения закона способом использования, а также самым доказательным фактом самого использования является применение товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован, или их упаковке. Этим среди прочих доказательств использования выделена “королева доказательств”. Остальные способы использования только могут признаваться использованием, причем, надо полагать, с учетом обстоятельств каждого конкретного случая.

Такая расстановка акцентов не случайна - в мире и в нашей стране есть случаи нечестного бизнеса, когда не имеющие отношения к производству конкретного товара лица первыми заявляют на регистрацию известные им товарные знаки, ожидая, что их истинные национальные владельцы обязательно придут в Казахстан и будут вынуждены выкупать у них права на собственные обозначения. Их расчет довольно часто оправдывается.

Закрепленная в нашем Законе и приведенная выше редакция использования знака, как мы полагали при разработке проекта Закона 1999 г., позволит суду по справедливости разрешать подобные дела и пресекать случаи недобросовестной конкуренции.

Практика использования прежнего закона и первые годы после принятия нового показали недостаточность перечня случаев применения, приведенного в п. 4 ст. 19 действующего Закона. К случаям использования необходимо, по нашему мнению, добавить совершение любых сделок по поводу. исключительных прав, вытекающих из свидетельства о регистрации знака. Например, зарегистрированный знак не был использован для производства соответствующих товаров, но был уступлен полностью другому приобретателю .

На наш взгляд, необходимость включения такого правила вытекает из такой особенности, как несвязанность товарного знака с физическим товаром, для индивидуализации которого он предназначен, вытекающую в свою очередь из ст. 968 ГК РК. В соответствии с последней исключительное право на результат интеллектуальной творческой деятельности или средство индивидуализации существует независимо от права собственности на материальный объект, в котором такой результат или средство индивидуализации воплощены.

Необходимость такого дополнения указанной статьи объясняется еще двумя соображениями. Во-первых, в правовом плане самым доказательным примером реального использования закрепленных прав являются сделки с этими правами. Во-вторых, данное дополнение будет способствовать дальнейшей коммерциализации отношений по поводу объектов интеллектуальной собственности и оживлению соответствующего сектора экономики.

Наряду со ст. 19 Закона РК о товарных знаках, содержащей перечень доказательств использования товарного знака, имеется и ст. 21, закрепляющая правило о возможности передачи исключительного права полностью или частично другим лицам. Это означает, что наряду с фактическими признаками наше законодательство признает и номинальные признаки использования товарного знака.

Продолжая вопросы использования товарного знака и реализации исключительного права на данный объект, хотелось бы предложить также дополнить действующий Закона РК о товарных знаках нормой, обязывающей правообладателя использовать принадлежащий ему знак в том виде, в каком он зарегистрирован, без искажений. Аналогичные нормы с успехом действуют в ряде стран мира. В Чили использование товарного знака точно в том виде, в котором он зарегистрирован, является обязательным условием предоставления правовой охраны вообще. В Мексике искажение товарного знака при обозначении им товаров является основанием для аннулирования регистрации [481].

Еще одной особенностью законодательства Казахстана, касающегося исключительных прав, является проблема точного определения ареала распространения данного права. Если с его действием во времени, пространстве и по видам товаров и услуг все ясно — первоначально 10 лет для национальной регистрации и 20 лет — для международной, с возможностью продления неограниченное число раз для определенных классов МКТУ, то с объемом правовой охраны могут быть неясности.

Мы имеем в виду отсутствие при закреплении права на товарный знак такого универсального способа определения правового притязания, как формула и описание в изобретательских отношениях.

При этом ничего подобного формуле, конечно, у товарных знаков нет. Но по российскому и украинскому законодательствам о товарных знаках в число заявочных документов входит описание товарного знака. По казахстанскому законодательству заявитель может, но не обязан представить описание товарного знака.

Отсутствие требования описания по казахстанскому законодательству можно расценить как облегчение для заявителя, а потому — как показатель демократичности требований. Немаловажно и то, что процедура международной регистрации и Договор о законах по товарным знакам, разработанный ВОИС, также не предусматривают составления заявителем описания товарного знака.

Однако с позиции прояснения при экспертизе идеи товарною знака, а также при спорах о сходстве и тождестве, на наш взгляд, описание товарного знака было бы полезным. Во всяком случае, как мы полагаем, законодатель должен задуматься об этом при очередном изменении или дополнении соответствующего законодательства.

В нашей стране нет правила об обязательной маркировке товара товарным знаком, в отличие, к примеру, от Грузии, а также Китая, где законодательство предписывает обязательное снабжение товарными знаками фармацевтических и табачных изделий. Такие нормы известны нам из советского законодательства, в частности из поставочных отношений.

Информационное свойство товарного знака позволяет третьим лицам сделать вывод о наличии охраняемого права. Несмотря на это, вслед за развитыми странами, Закон РК о товарных знаках устанавливает возможность воспользоваться дополнительными способами оповещения об имеющихся правах.

Так, по ст. 20 Закона владелец свидетельства на товарный знак может производить рядом с товарным знаком предупредительную маркировку в виде латинской буквы ®, либо словесных обозначений “тауар танбасы”, “товарный знак” или “зарегистрированный товарный знак”, указывающую на то, что используемое обозначение является зарегистрированным в Республике Казахстан товарным знаком.

Следует отметить, что данным правом, к сожалению, более активно пользуются иностранные, нежели казахстанские правообладатели.

Завершая рассмотрение вопросов использования прав на товарный знак, следует заметить, что отношения по поводу товарных знаков не знают института права преждепользования, известного нам по другим объектам промышленной собственности и означающего конкуренцию прав на зарегистрированные и фактически используемые обозначения.

Это вполне объяснимо по двум причинам: во-первых, казахстанское законодательство не придает никакого значения фактическому использованию какого-либо обозначения; во-вторых, наличием в товарном знаке результатов творческой деятельности при его создании, а следовательно — определенной новизны и оригинальности, уменьшающих саму возможность дословного совпадения и буквальной повторяемости.

Однако отношения по модели преждепользования в данной сфере есть, и они регулируются частью 5 ст. 19 Закона РК о товарных знаках. Установлено, в частности, что лица, добросовестно начавшие использование товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным наименованием места происхождения товара, не менее чем за шесть месяцев до даты регистрации наименования места происхождения товара сохраняют право на последующее его использование в пределах срока, устанавливаемого Казпатентом, но не менее семи лет, считая с даты указанной регистрации. При неиспользовании товарного знака или использований его менее шести месяцев до даты регистрации наименования места происхождения товара действие товарного знака прекращается досрочно.

Таким образом, данная норма направлена на урегулирование конфликта между двумя разными объектами средств индивидуализации — наименованиями места происхождения товаров и товарными знаками. Зарегистрированных в Казпатенте наименований мест происхождения не очень много, возможно поэтому такого рода конфликта между ними и товарными знаками нам неизвестно.

Однако в отношении минеральной воды “Аксайская” сложилась ситуация, когда одно из алматинских ТОО 28 января 1997 г. получило регистрацию, словесного товарного знака АКСАЙСКАЯ по 32-му классу МКТУ (минеральная вода), а 22 декабря этого же года и 20 января 1998 г., соответственно, две другие коммерческие организации закрепили за собой право на наименование места происхождения товара. Все три юридических лица продолжают мирно разливать и продавать воду под указанным обозначением. Если кто-либо из обладателей регистрации наименований мест происхождения товара начнет вопрос о правомерности действий обладателя регистрации товарного знака, то Казпатент будет вынужден применит норму части 5 ст. 19 и установить срок совместного использования обозначений, причем не менее семи лет [482].

Выше мы установили, что исключительное право, кроме пользования, включает в себя и распоряжение входящими в него субъективными правами.

В свою очередь, конкретизируя данное правомочие, законодатель в ст. 21 Закона РК о товарных знаках выделяет случаи уступки прав на товарный знак и предоставление права на использование товарного знака.

Конструируя данные нормы, нам пришлось внимательно изучить мировой опыт и мнения специалистов. И.Э. Мамиофа, исследуя в свое время данный вопрос по законодательствам развитых стран, проследил эволюцию передачи прав на товарный знак от безусловного запрещения такой операции до безусловного разрешения.

В ранний период товарные знаки, будучи непосредственно связанными с товарами и не используемыми без них, рассматривались как неотделимая часть единого имущества предприятия. Отсюда — существовавший в то время запрет на самостоятельную, без иного имущества предприятия, реализацию товарного знака.

Изменения в системе хозяйствования — укрупнение производства, монополизация рынков, глобализация хозяйственных связей и прогресс в правовой науке, признавшей реализацию прав как объектов сделок, изменили значение товарных знаков в экономике. Возникла потребность придания им самостоятельной, независимой от физических товаров и имущества товарной формы.

Элементы связанности товарного знака и остального имущества предприятия остались только как нормы, касающиеся в основном случаев реорганизации и ликвидации предприятий.

В нашем законодательстве, принятом после формирования указанных тенденций, нашла отражение идея самостоятельности товарного знака как объекта сделок.

Статья 21 действующего Закона РК о товарных знаках соответственно регулирует субъективные права обладателя регистрации, составляющие содержание исключительного права на товарный знак.

Так, исключительное право на товарный знак в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг либо их части может быть передано владельцем другому лицу по договору. То есть речь идет сразу об основном содержании права на товарный знак — исключительном праве на него.

Данная статья не конкретизирует, на всю ли территорию страны или на часть ее может распространяться такая передача. Мы полагаем, что поскольку охранный документ действует на всей территории Казахстана, то и передача исключительного права может иметь место только в отношении всего ареала действия охраны.

Косвенным, вытекающим из логического анализа подтверждением нашей правоты является, как мы полагаем, конкретизация действия нормы в отношении всех или части товаров или услуг.

Поясним это на примере из МКТУ 28-й класс данного классификатора предполагает товарные знаки на игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения. Обладатель регистрации на весь данный класс может передать кому-либо право на свой товарный знак для реализации, скажем, только гимнастических и спортивных товаров, оставив себе реализацию всех остальных видов товаров под своим же товарным знаком.

Одновременно с предоставлением возможности совершения такой отвлеченной от реализуемого товара сделки, как реализация части или всех прав, необходимо соблюсти интересы иных, кроме продавца и покупателя, лиц, связанных с товарными знаками и имеющих право на получение достоверной информации. Именно поэтому установлено, что передача права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Передача прав на товарный знак относится к разряду сделок, подлежащих регистрации (ст. 155 ГК РК). Это следует из части 1 ст. 21, устанавливающей, что переход права на товарный знак, в том числе его передача по договору или в порядке правопреемства, должен быть зарегистрирован в Казпатенте.

Договоры о передаче прав на товарный знак называются еще в литературе и практике договорами об уступке прав или еще короче - договорами уступки.

За годы функционирования Казпатента им наработан значительный опыт по регистрации уступок прав на товарные знаки, и также лицензионных договоров, о которых речь пойдет ниже.

Сама необходимость регистрации определена законом, в частности, той же ст. 21 Закона РК о товарных знаках, устанавливающей в части 3 правило, что договор о передаче права на товарный знак или лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в Казпатенте. Несоблюдение письменной формы и требования о регистрации влечет за собой недействительность договора.

Для облегчения положения клиентов, многие из которых далеки от юридической практики по уступке прав на товарные знаки, а также в целях формирования правильной лицензионной практики Казпатентом подготовлены типовые формы “Договор об уступке свидетельства на товарный знак ” и “Договор о покупке (продаже) неисключительной/исключительной лицензии ни использование товарного знака ”.

Оба документа содержат графы “Преамбула”, позволяющие определить стороны договора с их точным местонахождением; предмет договора с указанием точных сведений из государственного реестра товарных знаков; намерения сторон; заверения владельца знака об исключении нарушений данной сделкой прав третьих лиц; констатация им же своего понимания последствий сделки — полной и окончательной потери всех прав на уступаемый знак.

Одинаковыми для обоих документов условиями являются указания о невозможности одностороннего изменения Договора и юрисдикции рассмотрения споров по нему.

Условия Договора об уступке свидетельства на товарный знак немногочисленны и легко принимаются сторонами договора уступки.

Так, в частности, за все время деятельности Казпатента с 1992 г. по сегодняшний день заключено 267 договоров уступки. Такие договоры заключаются в основном между иностранными партнерами и связаны с их приходом на казахстанский рынок, активизацией деятельности или, наоборот, снижением деловой активности. Переход товарных знаков очень часто характеризует усиление материнскими фирмами своих дочерних фирм на территории Казахстана, а также усиление корпорациями одного из своих членов.

Например, “Браун энд Вильямсон Тобакко Корпорейшн” (США) 25 своих товарных знаков, “Браун энд Вильямсон Тобакко Корпорейшн (Экспорт) Лимитед” (Англия) 7 товарных знаков и “Моргейт Тобакко Ко. Лимитед” 7 товарных знаков одновременно уступили фирме “Бритиш Американ Тобакко (Брэнде) Лимитед Инк.” (США). Налицо концентрация товарных знаков определенного назначения (в данном случае — на табак) в руках одной фирмы.

В других случаях ООО “Юнитоп” (Россия) уступила 26 своих товарных знаков на косметические изделия ОАО “Юнитоп” (Россия), а компания “МАЙ” (Россия ) уступила сразу 68 товарных знаков на чайные изделия в пользу ООО “Агролидер” (Россия).

Эти примеры показывают, как субъекты предпринимательства используют товарные знаки в качестве орудия в борьбе за влияние в определенных секторах экономики. Более того, первые движения в целях достижения успехов в этом направлении начинаются именно с операций с товарными знаками как средствами легализации на определенном рынке.

Статья 966 ГК РК устанавливает право стороны, обладающей исключительным правом на средство индивидуализации, называемой при этом лицензиаром, предоставить другой стороне (лицензиату) право временно использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности определенным образом. Статья 1026 ГК РК подтверждает это право за владельцем знака.

В развитие этих положений о лицензионном договоре ГК РК части 2 ст. 21 Закона РК о товарных знаках устанавливает, что право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг либо их части по лицензионному договору.

Аналогичные правомочия обладателя права на товарный знак закреплены в соответствующих законах всех стран СНГ. Понимание лицензии также адекватно казахстанскому — временное предоставление права пользования товарным знаком. Лицензионный договор во всех странах, как и в Казахстане, предполагается возмездным.

Закон СССР “О товарных знаках”, не успевший вступить в действие, тем не менее в ст. ст. 28, 29 также предусматривал возможность выдачи лицензиаром лицензии на товарный знак, а договор об этом определялся как “соглашение, в соответствии с которым владелец товарного знака на определенных условиях передает свой знак третьему лицу ”. По сравнению с данной формулировкой законодательное определение лицензионного договора, данное в приведенных выше казахстанских источниках» представляется более четким в части цели, участников и условий.

Интерес лицензиатов в заключении лицензионных соглашений очевиден. Он лежит прежде всего в экономическом интересе по экономии средств на разработку, регистрацию и рекламу нового товарного знака, которые могут достичь значительного размера.

Продавая продукцию под чужим “раскрученным” товарным таком, лицензиат надеется быстро получить доходы от чужой репутации, зачастую только этим шагом оставляя позади своих конкурентов.

Если предоставление прав происходит в рамках комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), то вместе с товарным знаком лицензиат получает и современную технологию.

Лицензиар значительно расширяет сферу рекламы, реализации и известности своего товара, причем делает это чужими усилиями и перекладывая риск коммерческой неудачи на лицензиата.

Немаловажное значение представляет и интерес в получении прямых лицензионных платежей.

При умелом составлении лицензионного соглашения на лицензиата может быть возложена обязанность охраны товарного знака на соответствующей территории, а этим самым в конечном счете будет укрепляться высокая репутация лицензиара.

Так, в частности, упоминавшийся нами ранее “Договор о покупке (продаже) неисключительной/исключительной лицензии на использование товарного знака” имеет раздел с названием “Защита передаваемых прав”, который содержит пункты 2.3—2.5, устанавливающие пределы заботливости сторон договора по поводу сохранности прав на товарный знак. Если лицензиату станет известно, что вышеуказанный товарный знак противоправно используется третьими лицами, он должен незамедлительно информировать об этом лицензиара.

Если третьи лица нарушат права, предоставленные по лицензионному договору лицензиату, то он и лицензиар совместно предпринимают действия по пресечению этих нарушений.

Имеется также условие, что если лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения им прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по заключенному договору, то он извещает об этом лицензиара. В этом случае лицензиар обязуется урегулировать такие претензии или предпринять другие действия, исключающие возникновение расходов или убытков для лицензиата.

Несмотря на очевидную выгодность лицензионных соглашений как для правообладателей товарных знаков, так и третьих лиц, количество лицензионных договоров на использование товарных знаков за все время функционирования Казпатента достигло лишь 50, что значительно меньше, чем договоров уступки прав на товарный знак — 267. Мы объясняем это главным образом небольшим размером национального рынка и достаточностью прямого участия в нем обладателей прав на товарные знаки. Мы прогнозируем рост числа таких лицензионных договоров после вступления Казахстана в ВТО и облегчением доступа на наш рынок иностранных фирм среднего масштаба.

Пока среди наиболее крупных лицензионных договоров отметим неисключительную лицензию на использование 39 товарных знаков, заключенную между фирмой “Филип Моррис Продакт Инк.” (США) и ОАО “Филип Моррис — Казахстан”. То есть признак преобладания внутрикорпоративных сделок среди лицензионных договоров также просматривается.

Среди отечественных товарных знаков пальму первенства по количеству заключенных по его поводу лицензионных соглашений держит словесный знак “ИЗТОНАПО”. Его владелец, кстати, индивидуальный предприниматель, заключил 6 лицензионных соглашений об использовании данного знака.

Одновременно с выгодами лицензиар несет и определенный риск от заключения лицензионных договоров в отношении конкретного товарного знака, и на практике возникает проблема определения пределов количества таких договоров.

В западной литературе широко обсуждаются проблемы “ослабления” общеизвестных знаков, а также “рассеивания силы товарного знака”. Если лицензиатов слишком много, то именно они воспринимаются третьими лицами полноправными владельцами знака.

Другой проблемой является проблема контроля за использованием знака после прекращения лицензионного соглашении и угроза реальной потери определенного участка рынка конкретного товара.

В случае недобросовестности лицензиата, а зачастую и по объективной причине — например, изношенности оборудовании, полученного в рамках франчайзинга, — продукция лицензиата может оказаться более низкого качества, чем продукция лицензиара. В конечном итоге будет страдать репутация самого товарного знака. Не секрет, что автомобили и бытовая техника, снабженная японскими товарными знаками, японского производства выше по качеству, чем собранная в других странах аналогичная продукция.

Все эти негативные последствия лицензионных договоров порождают среди теоретиков и практиков определенный скепсис в отношении лицензионных соглашений по передаче прав на товарный знак.

Критики лицензионных соглашений заявляют, что в результате их заключения подрывается само понятие и назначение товарного знака как обозначения, идентифицирующего не только товар, но и его производителя. При выдаче лицензии становятся совершенно раздельными обладание товарным знаком и его использования, Все это в конечном итоге может привести к дезинформации покупателей в отношении производителя и качества товаров.